Cannabisvarumärken efter den federala legaliseringen

Vad kommer att hända med cannabisvarumärken efter den federala legaliseringen? Den här frågan dyker upp regelbundet, men tyvärr saknas ett tydligt svar (eller till och med ett oklart svar).

Å ena sidan kommer USPTO, när cannabis inte längre är olagligt på federal nivå, att kunna registrera varumärken för cannabisprodukter. Men utöver det är ingenting klart.

Vems användning är det egentligen?

Hörnstenen i varumärkeslagstiftningen i USA är användning i handeln. Ett varumärke kan inte registreras om det inte används i handeln. Vid en tvist mellan två parter som använder samma varumärke kommer den tidigare användaren att vinna, även om den senare användaren registrerade varumärket först.

Användningen i handeln måste dock vara laglig. Detta innebär att användning av varumärken i samband med cannabisprodukter inte utgör användning i handeln för federal varumärkesregistrering i nuläget. Men den dag då den federala legaliseringen träder i kraft kommer sådan användning att utgöra användning i handeln enligt den federala varumärkeslagstiftningen.

Som du kan se kommer legaliseringsdagen att vara det första datumet för användning i handeln för många cannabisvarumärken. För de flesta varumärken kommer detta inte att vara något problem: Att ha Legaliseringsdagen på sina varumärkescertifikat verkar faktiskt vara en ganska häftig sak.

Men vad händer om ett varumärke används av två olika varumärken? Kan det varumärke som först använde varumärket hävda en äldre rättighet?

Användning i handeln före den federala legaliseringen kanske inte räknas.
Det ärliga svaret på den sista frågan är, frustrerande nog, att vi inte vet. Ett mycket relevant prejudikat tyder dock på att tidigare användare kanske inte har ett starkare anspråk. När USPTO granskar ansökningar om hampvarumärken gör USPTO en åtskillnad mellan användning i handeln före antagandet av 2018 års jordbrukslag och användning i handeln efter det att lagen blev lag. Det faktum att hampa nu är lagligt ”legaliserar” inte hamparelaterad verksamhet före Farm Bill.

Om samma logik tillämpas kommer klockan för användning i handeln att börja ticka i det ögonblick då den federala legaliseringen börjar – och inte en sekund tidigare. Detta skulle mycket väl kunna leda till situationer där datumet för första användning är exakt detsamma för identiska eller liknande varumärken.

Det är möjligt att USPTO kommer att förutse dessa frågor och formulera riktlinjer. Men med tanke på problemets natur är det kanske inte möjligt för USPTO att komma med en heltäckande lösning. Att titta på vilken sökande som använde varumärket först (även om det inte var lagligt att göra det vid den tidpunkten) skulle vara ett praktiskt tillvägagångssätt, men har nackdelar ur allmänpolitisk synvinkel: Om en verksamhet som var olaglig vid den tidpunkten ger fördelar till dem som utförde den, kan det uppmuntra till fortsatt och framtida olaglighet.

Kommer varumärkesregistreringar för produkter som inte är cannabisprodukter att hjälpa efter den federala legaliseringen?

Varumärkesrättigheter är nära kopplade till specifika varor och tjänster. En vanlig missuppfattning är att varumärken ”äger” varumärken, men det stämmer inte riktigt, i alla fall inte i den utsträckning som det antyder att ett varumärke har ensamrätt på ett visst ord, en viss fras eller logotyp, oavsett hur det används.

Under en resa till New York nyligen åt jag en fantastisk bagel på Zucker’s Bagel and Smoked Fish. Om jag vid min återkomst till Seattle bestämde mig för att öppna en bagelbutik som heter Zucker’s skulle jag göra intrång i Zucker’s federala varumärkesrättigheter (eller mer exakt i BCN Provisions, LLC, som är varumärkesregistreraren). Men om jag öppnade en möbelaffär som hette Zucker’s skulle det med största sannolikhet inte utgöra ett intrång i Zucker’s varumärke.

På samma sätt gäller att om ett cannabisvarumärke registrerar ett varumärke för sin klädeshandel, kommer deras varumärkesskydd inte att utsträckas till andra produkter. Av detta följer att ett cannabismärkes varumärkesregistrering för produkter som inte är cannabisprodukter inte nödvändigtvis kommer att ge dem ett försprång när USPTO öppnar sitt servicefönster för varumärkesansökningar som beskriver cannabisprodukter.

USPTO kan dock komma att överväga registreringar för andra produkter om det finns två konkurrerande ansökningar för samma varumärke. I så fall kan den också överväga om det finns ett samband mellan cannabis och dessa andra produkter. Det finns också prejudikat i domstolarna som kan leda till liknande resultat (eller nya prejudikat kan skapas).

Föreställ dig ett scenario där två varumärken använder samma varumärke. Det ena har registrerat varumärket för tygkassar och basebollhattar, medan det andra har registrerat samma varumärke för prerolls av hampa. Vi säger inte att detta kommer att hända, men skulle det inte vara rimligt att USPTO eller en domstol ger den andra registreringen större vikt? I slutändan får vi dock bara vänta och se hur detta utspelar sig.

Den federala legaliseringen av cannabis kanske inte gör att alla problem med varumärken försvinner
I praktiken står cannabisvarumärken inför två stora hinder när det gäller att registrera sina varumärken. Det ena är Controlled Substances Act (CSA), enligt vilken cannabis vars THC-halt överstiger 0,3 % är förbjuden (och kategoriseras som marijuana). Det andra är Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FDCA), enligt vilken vissa cannabisprodukter är olagliga av säkerhetsskäl. Om legaliseringen endast omfattar ett upphävande av CSA-förbudet kommer cannabisvarumärken fortfarande inte att kunna registrera varumärken som beskriver produkter som är olagliga enligt FDCA, t.ex. livsmedel och drycker med CBD från hampa.

Så vad ska man göra?

Med tanke på den inneboende osäkerheten om vad som kommer att hända efter den federala legaliseringen finns det ingen säker formel för att säkra varumärken i väntan på detta. Att följa vissa grundläggande principer för varumärkesregistrering kan dock inte skada cannabisvarumärken, och kan i själva verket sluta med att ge en viktig fördel. När varumärken fattar beslut om varumärkeshantering bör de inte anta att användning i handeln före legaliseringen inte kommer att räknas för någonting (även om det kan vara fallet). På en praktisk nivå bör de se till att de dokumenterar användningen i handeln.

Varumärkena bör också överväga att dubbla utökningar av sitt varumärkesskyddsområde genom registreringar för kompletterande produkter som merch, rökartiklar och utbildningsworkshops. Sådan laglig användning i handeln kan bli en viktig faktor vid framtida behandling av cannabisvarumärkesfrågor. Varumärkena bör också delta i en viss krigsspelning om möjliga tillvägagångssätt från USPTO:s och domstolarnas sida. Om t.ex. registreringar av produkter som inte är cannabisprodukter beaktas, kan dessa produkters koppling till cannabis komma att spela in. Varumärken bör inte bortse från dessa överväganden när de utformar sina affärsplaner.

Originalartikeln